【论文精选】第4期丨知产周特辑丨商标性使用在侵权诉讼中的作用及其认定
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知产周特辑
编者按
商标是商品经济的产物，最基本的功能是区分、识别商品或服务的来源，使消费者根据商标选购商品或接受服务。根据商标制度的本质特征，要判定对商标标识的某项使用行为是否构成商标侵权，应以该行为是否影响到区分商品或服务的来源为衡量标准。多年来，商标性使用的问题，即商标性使用是否应当在商标侵权特别是网络侵权中发挥“守门人”的角色，一直是商标侵权责任争论的焦点，对商标性使用在侵权判断中的作用的不同认识也直接导致了司法裁判结果的差异。上海知识产权法院的法官通过详细论述商标性使用与使用标志、与反不正当竞争法调整范围、与描述性正当使用以及与商标权的限制等内容的关系和区别，提出商标性使用是商标侵权判断的前提，进而总结商标侵权案件的基本审理思路。
作 者 简 介
凌宗亮 上海知识产权法院法官，西南政法大学知识产权研究中心兼职研究员，华东政法大学知识产权法学博士研究生，多件案件被评为上海法院十大知识产权案件，7篇论文在全国法院或上海法院系统学术讨论会中获奖，在《知识产权》《河北法学》《法治研究》等刊物公开发表论文100余篇。
商标性使用在侵权诉讼中的
作用及其认定
观 点 提 示
商标性使用的制度价值在于划定商标法的调整范围以及商标权的权利边界，在侵害商标权纠纷中应将商标性使用作为侵权判断的前提，以确定被诉标志使用行为是否属于商标法调整及进入商标权的控制范围。商标性使用与描述性正当使用属于一般与特殊的关系，描述性正当使用属于非商标性使用，但并非所有的非商标性使用行为都属于描述性正当使用。商标性使用的认定属于相对客观的过程，在具体认定时应当避免与混淆可能性的判断相混淆，也不应将商品是否在国内销售作为考虑因素。
全文字数： 5966
阅读时间： 18分钟
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一、商标性使用在商标侵权判断中
作用的不同认识
《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）第四十八条规定：“本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。”关于该规定是否以及如何在商标侵权判断中发挥作用，国内外理论及司法实践均存在着较大的争议。
支持者认为，商标性使用应是商标侵权判断的前提。商标权人如认为他人的行为侵犯了其商标权，其必须证明他人的行为属于商标性使用行为，即他人对于商标权人的商标标识的使用“应能够起到区分商品或服务来源的作用”，只有符合该前提条件的行为，才有可能侵害商标权人的注册商标权；相反，如果他人对商业标识的使用行为不会起到区分商品或服务来源的作用，即便他人确实将商标文字或图案使用于相同或类似商品或服务上，亦不属于商标禁用权控制的范围。在上诉人陕西茂志娱乐有限公司与被上诉人梦工场动画影片公司等侵害商标权纠纷案中，北京市高级人民法院认为，判断《功夫熊猫2》电影使用“功夫熊猫”的行为是否侵犯 “功夫熊猫及图”注册商标专用权，首先应当确定被控侵权使用“功夫熊猫”的行为是否属于商标意义上的使用行为。
反对者则认为，首先，以商标性使用为注册商标侵权判断的先决条件会不适当地限制注册商标权。商标性使用的法律概念片面地关注“被诉标志”是否侵犯“注册商标”，而忽视真正的法律问题应是“被诉标识行为”是否侵犯“注册商标权”。判断商标侵权是否成立时，应从被诉标识行为的整体（即被诉标志使用的整个具体商业情景）出发，而不应以商标性使用作为先决条件，不合理地限制注册商标权。其次，非商标性使用行为是多种多样的，其中很多行为之所以不构成侵权并不是因为不属于商标性使用，而是基于其他理由，例如商标权限制。将所有行为都归入商标性使用的理论，会不适当地遮蔽其他限制商标权的理论，从而影响商标权限制理论的正常发展。
二、商标性使用应为
商标侵权判断的前提
（一）商标性使用（trademark use）与使用标志(use a mark)的区别
前提论是区分商标性使用与使用标志的应然结果。关于商标权所保护商标的本质，学说上有不同的观点。有观点从信息学的角度认为，既然商标充当的是商标权人和消费者之间信息传递的工具，商标法中的商标一般就由两部分组成。首先是商标外在的符号形态。信息传递并非不需要任何媒介物，信息必须附着在一定的媒介物之上，才能够由信源传递到信宿。商标的另一构成成分就是信息。这种信息涵盖内容广泛，其中最为重要的就是该商品来自于哪个企业的来源信息。据此，商标的本质就是以外在的可感知的符号形态所负载的信息为主要构成的，企业和消费者之间用以进行信息传递的标识。也有学者从符号学的角度认为，商标也是由能指、所指和对象组成的三元结构，其中，能指就是有形或可以感知的标志，所指为商品的出处或商誉，对象则是所附着的商品。无论是信息，还是符号，都承认商标并不等同于构成商标的标志本身。笔者认为，商标的本质可以通俗地界定为：一种由使用商标的主体、商标使用的商品或服务以及组成商标的标志相互关联组成的一个结构体。离开其中的任何一个要素都无商标可言。
因此，商标权作为一种财产权，其能够支配的对象并不是一般意义上的标志（mark）,而是由标志、商品以及来源或者主体组成的结构体。在此基础上，商标权人能够控制的行为也仅仅限于他人对商标结构体的使用，而不是仅仅使用标志本身。“商标法与版权法、专利法不同，由于商标法并不是为了鼓励创新，因此其并不是授予权利人对于文字或标志本身的垄断权。相反，经营者仅仅在防止擅自使用引起消费者混淆误认的范围内对商标享有财产权。”将商标性使用作为商标侵权判断前提的观点，正是看到了商标与组成商标的标志之间的区别。仅仅使用了特定的标志，并不属于商标权人控制的范围，只有擅自将特定的标志用于商品、广告宣传等载体上，且能够识别商品来源的行为，才可能构成对商标结构体的使用，进而进入了商标权的权利范围。相反，如果特定的行为，仅仅属于对标志的使用，根本没有进入到商标权的权利范围，更谈不上进行商品是否相同或类似、标志是否相同或近似以及混淆可能性判断的问题。
（二）商标法与反不正当竞争法等调整范围的界分
前提论有利于区分商标法与反不正当竞争法等的法律边界，明确商标法的调整范围。每一部法律都有其特有的调整对象和调整范围，在知识产权法律体系下，如何区分商标法与反不正当竞争法之间的法律边界，商标法与反不正当竞争法之间究竟是何种关系，实践中仍存在一定的争议。笔者认为，讨论商标法与反不正当竞争法之间的关系应当落脚于具体的侵权行为，针对具体的规定去分析商标法与反不正当竞争法系何种关系。例如，《商标法》与《反不正当竞争法》第五条中关于知名商品特有名称的规定，由于侵害商标权的构成要件和擅自使用知名商标特有名称的构成要件并不相同，如果特定的标志注册为商标，他人擅自使用的该标志的行为可能构成侵害商标权，但不一定同时构成擅自使用知名商品特有名称，因为该标志使用的商品可能尚未知名，他人的使用在主观上可能未必系恶意。因此，《商标法》与《反不正当竞争法》关于知名商品特有名称的规定应属于平行关系。但是侵害商标权的行为在广义上应属于不正当竞争，并无争议，为此，《商标法》与《反不正当竞争法》第二条的规定应属于特殊与一般的关系，权利人不能同时主张被控侵权行为同时构成侵害商标权和反不正当竞争法的一般规定。只有不构成商标侵权的，才可能存在反不正当竞争法一般条款的适用空间。
那么，如何判断对于特定的标志使用行为是适用《商标法》，还是适用《反不正当竞争法》一般条款？关键在于被控行为是否属于商标性使用。如果被控标志使用行为属于商标性使用，权利人应当优先选择适用商标法的规定；否则，权利人才可以寻求反不正当竞争法一般条款的救济。例如，对于将他人商标标志注册为企业名称的行为，为什么突出使用与他人商标标志相同或近似的字号，可能构成商标侵权，而全称使用含有他人商标标志的企业名称，只能按照反不正当竞争法处理？原因即在于前者构成了商标性使用，进入了商标权的权利范围，而后者则仅仅是对商标标志的使用，没有进入商标权的权利范围，因此，将商标性使用作为商标侵权判断的前提，是商标法与反不正当竞争法调整对象的不同所决定的，有利于实现商标法与反不正当竞争法调整的体系和谐。这并不会导致“市场调整的不充分”，因为反不正当竞争法仍可以对一些具有不正当性的非商标性使用行为进行规制和调整。
（三）商标性使用与描述性正当使用的关系
将商标性使用作为商标侵权判断的前提并不会导致描述性正当使用的规定成为多余，因为商标性使用和描述性正当使用的关系并非如一枚硬币的两面，描述性正当使用由于并非在识别来源意义上使用商标标志，故属于非商标性使用，但并非所有的非商标性使用都构成描述性正当使用。描述性正当使用主要涉及第二含义商标，而非商标性使用的外延远远广于描述性正当使用。关于商标性使用的构成要件，虽然并无明确的法律界定，但一般认为要构成商标性使用应当满足如下条件：第一，使用的标志应当能够为相关公众所感知。如果相关标志都无法为消费者所看到或感觉到，那么也谈不上该标志能够向消费者传达有关商品来源或关联关系的信息。第二，相关标志应当与被告的商品或服务紧密联系。即行为人应当将标志用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览等与商品销售有关的商业活动中。第三，使用的标志应能发挥识别被告商品或服务来源的作用。如果行为人使用他人的商标标志仅仅是为了美化商品，提高商品的美感，并不是为了识别商品的来源，那么便不构成商标性使用。
因此，所有不符合上述商标性使用构成要件的行为都属于非商标性使用，但并不一定属于描述性正当使用。描述性正当使用只是不符合上述“识别商品或服务来源”的要件，但不符合“可感知性”以及“紧密联系”规定的行为同样不属于商标性使用。在原告辉瑞产品有限公司等与被告江苏联环药业股份有限公司等侵犯商标权纠纷案中，最高人民法院即认为：“由于该药片包装于不透明材料内，其颜色及形状并不能起到标识其来源和生产者的作用，不能认定为商标意义上的使用，因此，不属于使用相同或者近似商标的行为。”综上，描述性正当使用只是对非商标性使用情形的一种特殊规定。如果被控侵权行为属于描述性使用，法院可以直接适用关于描述性正当使用的规定，无需援引商标性使用的规定。但这并不意味着描述性使用可以替代商标性使用的作用。
（四）商标性使用不同于商标权的限制
将商标性使用作为侵权判断的前提并不会影响商标权限制制度的存在和发挥作用。二者的制度目标和价值是不同的。商标性使用的制度价值在于划定商标法的调整范围或者说商标权权利范围的边界。在商标侵权诉讼中首先判断被控侵权行为是否属于商标性使用，是为了确定被控行为是否属于商标法调整，或者说是否进入了商标权的权利控制范围；而商标权限制则是对已经进入商标权权利范围的行为予以豁免。在商标侵权诉讼中，商标权权利限制通常属于被告不侵权抗辩的范畴，即原告已经举证证明被告擅自在相同商品上使用了相同商标，此时被告可以通过权利限制予以抗辩。例如，商标的指示性使用，权利用尽抗辩以及正品销售商在合理范围内对权利人商标的使用等，都属于对商标权的限制。上述行为无疑都属于商标性使用行为，但被控行为人可以进行权利限制的抗辩。
三、判断是否商标性使用
应当注意的两个问题
（一）商标性使用的判断
不应考虑混淆可能性
在认定被控行为是否属于商标性使用时，一个重要的因素是判断被控行为是否用于识别商品或服务的来源，这离不开对消费者认知的分析。由于混淆可能性的判断也需要判断消费者的认知，因此，实践中在判断是否属于商标性使用时应当注意与混淆可能性判断的区分，不应将二者混为一谈。“商标性使用和混淆可能性的判断是两个完全独立的问题。商标性使用的判断是相对客观的，并不需要根据个案去审查消费者的实际感知。商标性使用的要求确保被告是以一种向消费者传递商品来源的方式使用争议文字或标志，这种使用通常是将标志通过紧密、直接的方式使用在待销售的商品上而实现的。混淆可能性的判断则是为了确定争议的文字或标志可能传递的商品信息是什么。”简言之，商标性使用的判断关注被控行为使用的标志是否具有向消费者传达有关商品或服务来源信息的功能；混淆可能性的判断则关注该标志所传达信息的具体内容是什么。商标性使用的判断只需要审查被控行为本身，而混淆可能性的判断则需要眼光往返于原告的商标和被控行为之间，进行比较才可能得出相应的结论。此外，商标性使用和是否混淆也没有直接的关联。有混淆可能性并不意味着一定是商标性使用，例如在描述性正当使用的情形中，即使存在一定的混淆可能性，但只要被告主观上是善意的，也不会构成商标侵权。美国最高法院在一起商标侵权案中指出：“即使混淆可能存在的情况下，法定正当使用（即叙述性使用）之抗辩也能成立，被告在提出法定正当使用之抗辩时，并没有义务否定混淆可能。”
绝对性思维是“矛盾低耐”的首要原因。对“矛盾低耐”思维与域外广泛承认的“既判力相对性”，可作牛顿三维空间力学体系与爱因斯坦四维时空相对论体系的有趣比喻。我国实践之所以低容忍一切矛盾，在于固守三维空间式的绝对性思维，认为同一事物在同一时空下必然不可能与其相对或否定共存。而“既判力相对性”则认为，不同的主体或者不同诉讼标的项下的相同理由已处于不同时空，可视为两个不同事物，即使表面冲突，也不妨碍其各自成立。若以裁判事项的不一致程度为自变量x，对不一致的忍耐度为因变量y，可建立y=f(x)+e的函数关系，同样的不一致，“矛盾低耐”思维下的y值会低于域外相应制度下的y值。
（二）商标性使用的判断
不应考虑地域性
在认定涉外定牌加工等国际贸易中的标志使用行为是否属于商标性使用时，一些案件的裁判对于应否考虑地域性出现了分歧。对此，笔者认为，商标性使用的判断不应考虑商品销售的地域。商标权具有地域性，但商标性使用的判断是相对客观的过程，消费者对于特定标志使用行为能否发挥识别来源功能的认知，并不会因为商品的销售地域不同而发生变化。否则，会得出不符合逻辑的结论。例如，涉外定牌加工中的标志使用行为，如果认为在国内市场不会发生识别来源的作用，但一旦出口到国外，反而具有了识别来源的作用，这明显是自相矛盾的。而且，《商标法》关于商标使用的规定并没有要求必须在国内发挥识别来源的作用，只要在商业活动中使用的标志，可以识别商品来源，不管商品系在国内市场，还是在国外市场销售，这种标志使用行为都属于商标性使用。至于商品未在国内销售，影响的并非是否构成商标性使用，而是最终是否构成商标侵权。此外，对于仅从事出口贸易的企业而言，如果在判断商标性使用时考虑地域性的因素，由于出口型企业生产的商品都未在国内销售，不可能在国内发挥识别来源的作用，相关企业注册的商标都可能会因为三年不使用被撤销，这些企业注册商标的意义便不复存在。北京知识产权法院在相关案件中即认为：“诉争商标在中国已实际投入生产经营中,虽直接出口至国外,未进入中国大陆市场流通领域,但其生产行为仍发生在中国大陆地区。这种行为实质上是在积极使用商标,而非闲置商标。且诉争商标的涉案行为实质上是贴牌加工贸易的体现,是一种对外贸易行为。如果贴牌加工行为不认定为商标使用行为,贴牌加工贸易生产的产品将无法正常出口,而导致该贸易无法在中国继续。”
四、结语
将商标性使用作为侵权判断的前提，要求在侵害商标权纠纷的审理中，应当首先判断被控行为是否属于商标性使用，如果属于商标性使用，则进一步判断商品是否相同或类似、商标是否相同或近似以及混淆可能性，进而判断被告有无商标权限制等抗辩事由；如果不属于商标性使用，还应进一步判断被控行为是否构成不正当竞争。
责任编辑 / 李瑞霞
执行编辑 / 吴涛
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